OPOSIÇÃO DA MARCA, O QUE FAZER ?

A  oposição de marca  é a apresentação de uma argumentação formal (devidamente embasada na legislação e instruída de documentos, formulários e taxas correspondentes) ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por parte de uma pessoa física ou jurídica, pretendendo que uma marca que já tenha dado entrada no pedido não seja registrada.

A oposição pode ser interposta por qualquer pessoa que tenha interesse na marca, desde que respeitado o prazo legal — ou seja, até 60 (sessenta) dias contados da publicação em RPI (Revista da Propriedade Industrial) do pedido de marca.

Trata-se da primeira e única oportunidade que terceiros interessados possuem para intervir no processo administrativo de solicitação do registro de marca, explicando as razões pelas quais o INPI deve, ou não, permitir que ele ocorra.

Deve-se destacar que constitui a oposição uma verdadeira forma de defender a sua marca: é dever de seu titular estar sempre atento aos novos pedidos de registro de marca publicados na RPI. Ao se deparar com um novo pedido que envolva marca semelhante ou idêntica a que já tenha registrado, é recomendado (ainda que não obrigatório) apresentar sua oposição para ampliar as chances de o INPI recusar o registro da nova marca.

O que pode ser alegado na oposição?

O Brasil adota o sistema atributivo de marcas: quem registrar primeiro passa a ser seu dono, segundo determinado pela Lei da Propriedade Industrial. O interessado, por sua vez, para exercer seu direito de precedência, deve comprovar que já utilizava a marca a que se opõe há, pelo menos, seis meses antes da data de solicitação de registro, fazendo a oposição de marca antes de sua concessão.

O pedido de oposição pode ter como base diversos fundamentos, dos quais vale a pena conhecer os três mais comuns:

1. Marca idêntica à do terceiro interessado

Exceção ao sistema atributivo de marcas, neste caso o terceiro usuário pode alegar (e comprovar) que utiliza, há pelo menos seis meses, uma marca idêntica ou semelhante (inclusive causando confusão) àquela a que se opõe.

Vale destacar que é imprescindível que o terceiro responsável pelo pedido de oposição sob a alegação de marca idêntica deverá, junto a ele, solicitar também o pedido do registro da marca em seu nome.

2. Marca igual a outra já requerida ou registrada

Para esta alegação, devem ser analisadas as atividades e os produtos desenvolvidos por oposto e oponente, verificando se são semelhantes ou não. Pode-se avaliar também, dentre outras possibilidades, se existe algum elemento de uso comum ou genérico que faça parte do sinal ou expressão que se pretende registrar.

3. Marca parecida com o nome de outra empresa

Conforme determina a pela Lei da Propriedade Industrial, não é possível registrar sinal ou expressão que reproduza de forma idêntica o nome empresarial de um negócio. Neste caso, deve ser analisada a anterioridade do pedido, identidade das atividades, localização geográfica das partes, dentre outros aspectos.

Recebi uma oposição, e agora?

A primeira atitude a ser tomada é elaborar sua defesa: faça a manifestação a que tem direito, explicando quais as razões de improcedência da oposição e por que a sua marca deve ser registrada.

Para elaborar sua manifestação, avalie se a oposição é consistente. Apresente razões jurídicas que justifiquem a manutenção do registro da sua marca. Demonstre ao analista do INPI que as alegações não merecem proceder pois são ilegítimas ou infundadas.

Caso a oposição tenha fundamento e contenha fatos inegáveis, o mais indicado é buscar imediatamente outra marca registrável e evitar a perda de tempo e dinheiro trazida por aquele procedimento.

Abaixo disponibilizamos um exemplo de manifestação de Oposição.

________________________________________________________________________________

ILMO. SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI 

Processo nº: (NÚMERO DO PROCESSO)

Marca: “NOME DA MARCA”

Classe: (CLASSE DE REGISTRO) “NCL (11) ...”

Titular: (NOME DO TITULAR DO PEDIDO DE REGISTRO)

SE PESSOA FÍSICA:

NOME COMPLETO DO TITULAR DA MARCA, (NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL), (PROFISSÃO), portador do CPF sob o n° (CPF), residente e domiciliado à (ENDEREÇO COMPLETO C/ CEP), vem tempestivamente, com fulcro no art. 158, §1º da Lei nº 9.279/96, apresentar:

SE PESSOA JURÍDICA: 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA TITULAR DA MARCA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº (NÚMERO DO CNPJ), com sede à (ENDEREÇO COMPLETO C/ CEP), vem tempestivamente, com fulcro no art. 158, §1º da Lei nº 9.279/96, apresentar:

MANIFESTAÇÃO À OPOSIÇÃO

protocolado por NOME COMPLETO OU RAZÃO SOCIAL DA OPOENTE, pelas razões de fato e de direito a seguir expostos.

1. DA TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente, importa destacar que a presente manifestação é tempestiva, vez que, cumpre o prazo de 60 (sessenta) dias, disposto no art. 158, §1º da Lei de Propriedade Industrial.

Portanto, levando em consideração que o prazo supramencionado se iniciou em xx/xx/xx (DIA SEGUINTE À DATA DA PUBLICAÇÃO), dia seguinte à publicação na RPI, este se encerra em xx/xx/xx (60 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA ACIMA).

1. ELUCIDAÇÃO DOS FATOS 

A Opoente se manifestou contra o pedido de registro da marca “NOME DA MARCA” na classe NCL (11) ... (CLASSE DE REGISTRO), constante no processo nº (NÚMERO DO PROCESSO) sob o fundamento de confusão ou associação com marca alheia registrada.

Ilustre Diretoria, fato é que os pedidos não merecem prosperar, haja vista que os fundamentos adotados para tanto não resistem a um exame legal que se proceda no caso em apreço. Para tanto, respeitosamente, a Oposta vem expor suas razões.  

1. RAZÕES DE MANIFESTAÇÃO 

2. DOS PRESSUPOSTOS SUBJETIVOS DA MARCA

No que tange a análise do pedido de registro, conforme item 5 (cinco) do manual de marcas do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, se faz necessário a análise de alguns aspectos importantes preponderantes no deferimento do pedido.

Para melhor demonstrar o alegado, levando em consideração a marca preexistente “NOME DA MARCA DO OPOENTE” não há o que se falar em colidência. Isso porque, a análise das marcas precisa levar em consideração o seu conjunto, sendo insuficiente a análise isolada dos aspectos subjetivos. 

Neste sentido, o manual de marcas:

“O conjunto marcário é formado pela combinação de elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais, sujeitos a diversos níveis de integração, destinando-se a identificar produtos ou serviços, com variável grau de eficácia distintiva e capaz de gerar uma impressão imediata junto ao público-alvo. A impressão de conjunto corresponde à percepção originada pela combinação de todos os seus elementos”.

Pelo exposto, passamos a análise do conjunto marcário para constatar que não há irregularidades e colidência marcaria, comprovando que o fundamento utilizado para embasar a oposição restará impugnado.

1. Aspecto Gráfico

É cediço que, o princípio da distintividade é, por excelência, condição fundamental da marca enquanto signo diferenciador de produtos e serviços, sendo esta, motivação suficiente para deferimento de uma marca com um suposto aspecto nominativo colidente. 

Pelo exposto, importa salientar que as marcas em conflito são mistas, ou seja, contam com um elemento gráfico para distingui-las diante dos seus respectivos setores mercadológicos, facilitando a identificação pelo público-alvo. 

inserir imagens

                (Opoente)                                (Oposta)

Além disso, vale salientar, que o entendimento dos tribunais, acerca do sistema adotado pela legislação brasileira, diz respeito a semelhança gráfica, ou seja, uma colidência nominativa, por exemplo, não é fundamento hábil a um indeferimento, o que será devidamente exposto no próximo aspecto. 

1. Aspecto Nominativo

NOME DA           x          NOME DA

   MARCA OPOENTE              SUA MARCA

                 (Opoente)                                      (Oposta)

No que tange ao aspecto nominativo, não há o que se falar em colidência. Isso porque, as apresentações possuem fonéticas distintas, o que enseja em suficiente distinção entre as marcas. 

Ademais, se eventualmente, fosse constatada a colidência nominativa/ fonética, o que afirma, tão somente, para fins argumentativos, tal embasamento não seria hábil à um indeferimento, vez que, o ordenamento jurídico vigente, tutela, apenas, a colidência gráfica.   

Neste sentido:

EMBARGOS INFRINGENTES. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRABILIDADE DE MAC D’ORO COMO MARCA. INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA COM OS SIGNOS MCDONALD’S OU COM OS PREFIXOS MC. EMBARGOS INFRINGENTES A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - Discute-se na presente demanda se a marca MAC D’ORO (registro 818.467.207) constitui reprodução, suscetível de causar confusão ou associação indevida, das marcas contendo a expressão MCDONALD’S, o que violaria o art. 124, XIX, da LPI. II - Inoponibilidade do alto renome. No caso dos autos, a marca impugnada foi depositada em 04.05.1995, em momento anterior a 11.01.2005, data de publicação na RPI do reconhecimento por parte do INPI do alto renome da marca MCDONALD’S. III - Estabelecimentos distintos e ausência de risco de confusão ou associação indevida. Como observado pelo voto do Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, os produtos assinalados pelos signos em conflito, oferecidos pelas 1ª e 2ª embargada, são comercializados em locais inteiramente distintos daqueles onde a empresa autora comercializa os seus, quais sejam, enquanto esta disponibiliza seus produtos em suas lojas próprias, a empresa ré oferece os seus produtos especificamente nozes, amêndoas, castanhas e amendoins em mercados (grandes ou pequenos), lojas de conveniência ou delicatessen, não havendo, assim, risco de confusão por parte do consumidor comum. (TRF-2 08050505320104025101 RJ 0805050-53.2010.4.02.5101, Relator: SIMONE SCHREIBER, Data de Julgamento: 16/06/2016, 1ª SEÇÃO ESPECIALIZADA)

1. Aspecto Ideológico

Em se tratando do aspecto ideológico, vale destacar que este também é distinto. Isso porque, as empresas atuam em diferentes setores mercadológicos. 

Tal afirmação fica clara ao verificar que a marca da Oposta, objetivou registro na classe NCL (11) ... (SUA CLASSE DE REGISTRO), para assinalar (DESCREVER SUAS ATIVIDADES, PRODUTOS OU SERVIÇOS). Em contrapartida, a Opoente é titular da marca na classe NCL (11) ... (CLASSE DE REGISTRO DA OPOENTE), assinalando (DESCREVER SUAS ATIVIDADES, PRODUTOS OU SERVIÇOS).

Assim, através da simples análise disposta anteriormente e, ao contrário do que a Opoente visa induzir ao julgador, não há reprodução da marca Oposta, restando tal afirmação impugnada!

Mediante ao exposto, não restam dúvidas que as marcas são capazes de conviver pacificamente no mercado sem causar prejuízos uma à outra.  Outrossim, não há o que se falar em confusão ao consumidor, pois as marcas comportam um conjunto marcário distinto e são insuscetíveis de confusão, como reza o art. 124, XXII, da Lei 9.279/96. Portanto, ilegal a nulidade do registro da marca.

1. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto e por estarmos nas devidas conformidades legais, requer o DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA “NOME DA MARCA”, n° (NÚMERO DO PROCESSO), sob titularidade da Oposta, por pura observância do ordenamento jurídico vigente.  

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Nome Completo: ____________________________________

Local, data.